USPTO 將於2025月1日19 開徵IDS及延續案附加費

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黃蘭閔／北美智權　智權法規研究組

USPTO公告2025/01/19起調整美國專利規費，多項規費將大幅調高，且有數項新規費將開徵，其中包括IDS附加費及延續案附加費，美國專利申請人及所有權人務須特別留意。

2024年11月20日USPTO公告2025專利規費調整方案，預定2025年1月19日生效[1]。領證費應繳金額仍以授權通知所載為準[2]，但絕大多數的常用規費，若遲至生效日才繳納，即應依新費率繳交大幅調高後的金額，比方一基本美國發明、設計專利的取得成本（加總申請、檢索、審查及領證費）將各調高9%及47.8%，分別達到US$ 3,290及US$ 2,600。且USPTO還將開徵資訊揭露聲明（information disclosure statement，簡稱IDS）附加費及延續案（continuing application）[3]附加費，美國專利申請人及所有權人應特別留意。

關於調整及新增規費項目、變動比較，USPTO已釋出彙整表單及重點摘要供公眾參考[4]，以下不再贅述。本文僅談新增的IDS附加費及延續案附加費，盼有助快速掌握相關重點。

1 IDS附加費

依USPTO統計，87%左右的IDS送件都不會觸及IDS附加費繳費門檻。

1.1 法規變動

1.1.1 新增37 CFR 1.17(v) 條文

IDS呈報資料累積超過50筆，將開始加徵IDS附加費：

此一新增規費並無小實體（small entity）或微實體（micro entity）優惠。依修訂後37 CFR 1.97(a)條文，累積已超過50筆的IDS呈報資料，須一併繳納IDS附加費，USPTO審查官才會加以考慮。

1.1.2 修訂37 CFR 1.98條文

新增37 CFR 1.98(a)(4) IDS附加費聲明要件，即聲明IDS呈報一併繳納適用的IDS附加費，或聲明依法不用繳IDS附加費。同時，37 CFR 1.98(a)法條文字也順勢改為，任一（any）IDS皆應符合37 CFR 1.98(a)(1)至(4)全部要件。也就是，新規費生效之後，每次提交IDS，都應聲明適用哪一IDS附加費或聲明依法不用繳IDS附加費，否則，依現行37 CFR 1.97(i)規定，會因未完全滿足37 CFR 1.98規定要件，所提IDS只會歸卷，但官方不予考慮。

1.2 收費原則

1.2.1 同一資料重複呈報，將被重複計算

比方同一資料重複呈報兩次，在USPTO計算IDS附加費時，將視為應計作兩筆資料。但有例外情況：IDS呈報的某筆資料，因未滿足相關規定、未被考慮，之後續提IDS重新呈報該筆資料，不會因此被重複計算。

1.2.2 遇新申請案/授權後程序，一律歸零重計

個別申請案（含延續案、CPA、Reissue申請案）、授權公告後程序（例：補充審查（supplemental examination）、再審查（reexamination）程序），若申請人或專利所有權人提交IDS，呈報資料總筆數都會從零開始計算。但USPTO提醒，RCE不是新申請案，也不是授權後程序，在此沒有歸零作用。

1.2.3 非主動呈報，即忽略不計

母案審查官考慮過的呈報資訊，如MPEP 609.02說明，不用申請人重新於子案提IDS呈報，子案審查官就會加以考慮，在這種情況下，USPTO計算子案IDS附加費時，不會計入這些申請人未主動呈報但審查官按慣例考慮的資料筆數。惟若希望子案證書印出官方考慮過的母案呈報資訊，申請人仍須在子案提IDS、揭露該些官方考慮過的母案呈報資訊。

1.3 說明例

1.3.1 申請期間只提一次IDS，而這次IDS呈報30筆資料，不用繳IDS附加費，但IDS呈報時應一併聲明依法毋須繳IDS附加費。

1.3.2 申請期間只提一次IDS，而這次IDS呈報101筆資料，須繳IDS附加費US$500，且於IDS呈報時一併聲明應繳37 CFR 1.17(v)(2) IDS附加費。

1.3.3 申請期間共提兩次IDS，第一次呈報D1~D49共49筆資料，並聲明依法毋須繳IDS附加費，但審查官認定D49模糊不清未予考慮。申請人遂提第二次IDS，除再次呈報D49，並新增呈報D50，因D49在第一次IDS被拒予考慮，第二次IDS呈報D49不會被重複計算，故只應聲明依法毋須繳IDS附加費。

1.3.4 申請期間共提兩次IDS，第一次呈報51筆資料，故聲明應繳37 CFR 1.17(v)(1) IDS附加費並繳US$200。第二次呈報50筆資料，故聲明應繳37 CFR 1.17(v)(2) IDS附加費並繳US$300（應繳US$500，但前次所繳US$200可用以扣抵）。第三次IDS呈報100筆資料，故聲明應繳37 CFR 1.17(v)(3) IDS附加費並繳US$300（應繳US$800，但先前總計已繳的US$500，可用以扣抵）。

1.4 專家看法

針對新增的IDS附加費及IDS附加費聲明要件，有美國專利律師分析：[5]

1.4.1 一方面要避免增加額外規費支出，一方面又要注意別不小心漏掉應呈報資料，勢必增加IDS呈報的判斷難度及作業成本。若決定不呈報特定資料，建議記錄作此決定的原因。

1.4.2 逐一篩選可專利性實質相關資料，成本可能高於IDS附加費最高額度的US$800，且為避免誤判風險、提升授權專利的品質強度，預料很多人還是會傾向安全操作，畢竟，「有報可能較有保庇」，但也要小心，萬一筆數計算錯誤，日後可能被指事涉不正行為（inequitable conduct）。此外，儘管USPTO公告說明，依MPEP 609.02作業慣例，母案官方考慮過的呈報資料，子案審查官會再加考慮，毋須於子案重複呈報，但有美國地方法院出現不同見解，因此，即使是母案官方考慮過的資料，為確保能納入子案審查官考慮範圍，且為在子案證書列出該些資料，預料還是會有人選擇在子案重送母案官方考慮過的呈報資料，未必能如USPTO所願，達成IDS減量目標。

2 延續案附加費

USPTO表示，按其2022年度統計數據，全部的延續案申請，約兩成可能須加繳延續案附加費。

2.1 法規變動

2.1.1 新增37 CFR 1.17(w)條文

若依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)，於一美國正式申請案（主張案）主張先申請美國案（被主張案）優先權，則按該主張案實際申請日（actual filing date）距其最早被主張案申請日（earliest benefit date，簡稱EBD）相隔時間長短，應於下述情況額外徵收附加費：

(1) 該主張案實際申請日距其EBD相隔逾6年但未逾9年，應依37 CFR 1.17(w)(1)加徵延續案6年附加費，大/小/微實體應繳金額各是US$2700/1080/540；

(2) 該主張案實際申請日距其EBD相隔逾9年，應依37 CFR 1.17(w)(2)加徵延續案9年附加費，大/小/微實體應繳金額各是US$4000/1600/800，原已繳交的延續案6年附加費可用以扣抵應繳金額。

EBD僅考慮依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)主張的美國國內優先權，不考慮依35 U.S.C. 119主張的外國優先權及美國暫時案優先權，因此在發明案部分，EBD等同20年專利權期間的起計日。

2.2 收費原則

2.2.1 不重複徵收同一筆延續案附加費

即使依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)主張複數美國國內優先權，同一主張案，不會重複加收第二份延續案6年附加費，或加收第二份延續案9年附加費。

2.2.2 有條件不溯及既往

2025年1月18日及該日前，即使依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)主張美國國內優先權，有實際申請日距其EBD相隔逾6年的情況，不適用新開徵的延續案附加費。然而，2025年1月19日起，這類案件若依35 U.S.C. 120/121/365(c)/386(c)及37 CFR 1.78(d)改動美國國內優先權主張，仍有可能產生應繳的延續案附加費。（請參考說明例2.3.3）

2.3 說明例

以下說明例皆假設申請人為大實體。

2.3.1 取自USPTO公告中延續案附加費Example 9

2.3.2 取自USPTO公告中延續案附加費Example 10

2.3.3 取自USPTO公告中延續案附加費Example 12

2.4 專家看法

針對新增的延續案附加費，有美國專利律師分析：[6]

2.4.1 目前一種延續案操作策略，是利用延續案申請，最大化同族專利案件繫屬（Pending）於USPTO程序的期間，這在製藥生技領域相當常見。未來相關申請人內部系統可能需設定新的提醒，在6年、9年的期限截止前考慮需否加提延續案，又或多多利用平行申請（parallel filing，即不等母案審結即加提子案，讓多案共同進行。）、減少接續申請（serial filing，即等到母案審結再提子案）比重，避免觸及6/9年期限的底線。

2.4.2 提前在2025年1月19日前申請延續案雖可省下申請規費，甚至省下延續案附加費，但有時，較晚申請反而有後見之明的優勢。比方外國有對應案，依該局檢索實審結果，可預料同一發明在美國較難克服相關核駁，那麼，或許本就不應申請美國案，搶在2025年1月19日前申請繳費，只是增加了無謂的支出。

2.4.3 若發明的商用潛力尚待驗證，一次提交複數件延續案，或單一新案寫入全部可能的請求項，恐怕面臨破表的新案申請或超項費支出，但若數年後才確認其市場價值、想加提延續案，又會被加徵超高額延續案附加費。該如何在眼前支出與未來風險中求取平衡，申請人要謹慎思考。

結語

USPTO此次大幅度調整規費金額，且有新增規費項目，美國案申請人及專利所有權人應盡快盤點自家專利組合、更新案件管理系統、擬定因應策略。當然，相關調整還需時日，若有意申請美國專利、在美國提起申請案或公告專利相關程序，當務之急是把握時間，盡可能在新規費生效前完成送件布局。只不過，送件前務必要仔細檢查核對，避免匆促求快留下瑕疵，若因瑕疵衍生額外的滯納金、需多花超過一倍的成本另提延續案，甚至留下隱患、難以補救，終是得不償失。

備註：